Hof van Justitie: Ook het verwijderen van merken levert merkinbreuk op

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) bepaald dat een merkhouder een derde kan verbieden merken van producten te verwijderen. Dit geldt ook wanneer de merken buiten de Europese Unie (EU), namelijk in een douane-entrepot, zijn verwijderd en een derde vervolgens zijn eigen merken op de producten aanbrengt. Het Hof van Justitie oordeelt dat het verwijderen van een merk ‘gebruik’ van een merk (een exclusief recht van de merkhouder) kan opleveren. Hiermee rekt het Hof van Justitie het gebruiksbegrip op.

Het arrest dat wij in deze update bespreken is hier te lezen.

Wat ging aan de zaak vooraf?

De Belgische onderneming Duma kocht buiten de EU vorkheftruks van het bekende merk Mitsubishi. Voordat Duma de vorkheftruks in de EU invoerde en verder verhandelde, verwijderde Duma alle Mitsubishi-merken van de vorkheftruks in een douane-entrepot. Vervolgens bracht zij haar eigen merken op de vorkhefttrucks aan. De vorkheftruks die Duma in de EU invoerde en verhandelde bevatten dus geen enkel merk van Mitsubishi en enkel merken van Duma zelf.

Mitsubishi was hier niet blij mee en besloot om Duma voor de Belgische rechter te dagen. Mitsubishi stelde dat Duma inbreuk maakt op de Mitsubishi-merken, door het verwijderen van de Mitsubishi-merken.

Hoe zit het ook alweer?

Het merkenrecht beschermt merkhouders tegen derden die merken zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer gebruiken. Typische gebruikshandelingen waartegen de merkhouder kan optreden zijn het aanbrengen van een merk op een product en het op voorraad hebben van producten waarop het merk is aangebracht.

De vraag of het verwijderen van een merk, ook wel ‘debranding’ genoemd, ook een gebruikshandeling in merkenrechtelijke zin is, is een juridisch lastige vraag. Immers, feitelijk maakt die partij geen ‘gebruik’ van de merktekens nu de merken na verwijdering niet meer zichtbaar zijn voor het publiek.

De uitspraak

Het Hof van Justitie oordeelt allereerst dat debranding de merkhouder het recht ontneemt om haar producten voor het eerst in de EU te verhandelen en dus haar investering te gelde te maken, terwijl dat nu juist een van de kernfuncties van het merkenrecht is. Daarnaast blijft het publiek ondanks de verwijdering van de merken de vorkheftruks beschouwen als Mitsubishiheftruks.
Het Hof van Justitie zegt dus eigenlijk dat  de goodwill van een merk niet alleen kleeft aan een merk, maar ook aan de producten waarop het merk is aangebracht.

Uit eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat voor gebruik van een merk een actieve handeling is vereist. Het Hof van Justitie oordeelt in deze zaak dat debranding een actieve handeling is omdat met het verwijderen van merken een economisch voordeel wordt nagestreefd.

Op basis van deze argumenten oordeelt het Hof van Justitie dat het verwijderen van merken beschouwd wordt als gebruik van een merk en dus merkinbreuk oplevert.

Conclusie

Hoewel wij vraagtekens zetten bij de juridische onderbouwing van deze uitspraak, begrijpen wij de uitkomst van de uitspraak wel. Mitsubishi steekt veel tijd, moeite en geld in de ontwikkeling van haar producten. Het merkenrecht geeft Mitsubishi de kans om deze investeringen terug te verdienen. Duma probeert dat recht te omzeilen door de producten van Mitsubishi buiten de EU te debranden. Duma dacht zo in de EU geen gebruik te maken van de merken van Mitsubishi en zo uit handen van Mitsubishi te blijven. Daar is door het Hof van Justitie nu een stokje voor gestoken.

Het Hof van Justitie heeft in dit arrest het gebruiksbegrip verder opgerekt. Dit arrest versterkt de positie van de merkhouder en geeft de merkhouder gereedschap om de waarde van zijn merken nog beter te beschermen.

Indien u meer wilt weten over de bescherming van uw merken, neem dan contact op met één van onze in het intellectuele-eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten.